Rattachement territorial de l’usage d’une marque sur internet et le critère “d’incidence commerciale”.

Application de la Recommandation commune concernant la protection des marques, et autres droits de Propriété Industrielle relatifs aux signes sur l’Internet, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la Propriété Industrielle et l’Assemblée Générale de l’OMPI à l’issue de la trente-sixième réunion des Assemblées des États membres de l’OMPI 24 septembre - 3 octobre 2001 (la Recommandation Commune de l'OMPI), instaurant le critère «d’incidence commerciale».

Action en déchéance es-apbar-1158_2020

Dans un arrêt du 12 février 2021, le Tribunal de Barcelone s’est prononcé sur l’usage de la marque sur internet, en retenant l’usage sur le territoire espagnol, quand bien même le lieu de prestation effective des services proposés en ligne était celui du Mexique.

En l’espèce, une action en justice en déchéance pour défaut d’usage a été intentée contre la marque espagnole Ikonik Hotels, désignant des services en classes 35 et 43. Par un jugement de 1ère instance, le Tribunal de commerce a fait droit à l’action en déchéance, considérant que l’usage effectif de la marque sur le territoire national espagnol n’avait pas été caractérisé, les services hôteliers proposés en ligne portant sur des prestations réalisées au Mexique. Un appel a été interjeté devant le Tribunal de Barcelone.

Conformément au principe de territorialité qui gouverne le droit des marques, l’usage sérieux doit être réalisé sur le territoire sur lequel la marque est enregistrée, en l'occurrence : l’Espagne.

Le Tribunal de Barcelone retient l’usage sur le territoire espagnol en application du principe “d’incidence commerciale” telle que défini à l’article 3 de la Recommandation Commune de l'OMPI, qui prévoit que peuvent être pris en compte à titre de facteurs, notamment :

«a ) les éléments indiquant que l’utilisateur du signe mène – ou a entrepris des préparatifs sérieux en vue de mener – dans cet État membre des activités commerciales portant sur des produits ou des services qui sont identiques ou semblables à ceux pour lesquels le signe est utilisé sur l’Internet;

(...)

c) le rapport entre une offre de produits ou de services sur l’Internet et cet État membre, notamment la question de savoir: ii) si les prix sont indiqués dans la monnaie officielle de cet État;

d) le rapport entre les modalités d’utilisation du signe sur l’Internet et cet État membre, notamment la question de savoir : iv) si le texte associé au signe est rédigé dans une langue d’usage courant dans cet État; v) si l’utilisation du signe est liée à un espace Internet qui a effectivement été consulté par des internautes se trouvant dans cet État;

e) le rapport entre l’utilisation du signe sur l’Internet et un droit sur ce signe dans l’État membre considéré, notamment la question de savoir : i) si l’utilisation repose sur ce droit »

Ainsi, l’usage sur internet d’une marque n’est pas nécessairement lié au lieu de réalisation effective des services offerts en ligne. Nous rappelons cependant que cette recommandation n’est pas, en raison de sa nature, juridiquement contraignante .